Abmahnung wegen eingetragener Marke erhalten?

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Markenrecht Rubrik, Abmahnung, Marke, Kosten, Schutz, Rechtsverstoß, Markenrecht

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Unterlassung, Rechtsanwaltskosten und Schadensersatz: Allgemeine Hinweise und konkrete Handlungsempfehlungen zum Schutz vor Folgen eines Rechtsverstoß im Markenrecht

In Deutschland scheint es für manche schon fast ein „Volkssport“ zu sein, andere Unternehmen oder Personen im Wege einer Abmahnung auf Rechtsverstöße hinzuweisen. Wo vielleicht ein kurzes Telefonat ausreichen würde, um die betreffende Person oder Unternehmen auf den Rechtsverstoß hinzuweisen, werden in Deutschland oftmals sofort und ohne Vorankündigung Rechtsanwälte eingeschaltet, um die Rechtsverletzung geltend zu machen.

Als Außenstehender fragt man sich, wieso dieses so ist und weshalb man nicht doch das freundliche Telefongespräch oder die kurze E-Mail mit einem netten Hinweis vorgezogen hat.

Danjel-Philippe Newerla
seit 2008 bei
123recht.net
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Langener Landstraße 266
27578 Bremerhaven
Tel: 0471/ 483 99 88 - 0
E-Mail:
Markenrecht, Urheberrecht
Preis: 99 €
Antwortet: ∅ 19 Std. Stunden

1. Abmahnungen als lukratives Geschäftsfeld

Wenn man sich allerdings die Rechtslage in Deutschland und insbesondere die Gesetzeslage anschaut, findet man voraussichtlich schnell die Antwort:

Derjenige, der einen Dritten berechtigt abmahnt, kann nicht nur die Unterlassung des Rechtsverstoßes und Auskunft über Art und Umfang des Verstoßes verlangen, sondern sogar die vollständige Erstattung der eigenen Rechtsanwaltskosten (sofern diese in berechtigter Höhe geltend gemacht worden sind) sowie zusätzlichen Schadensersatz fordern. Viele Rechtsanwälte in Deutschland haben sich auf dieses Geschäftsfeld spezialisiert und mahnen ab.

2. Die Abmahnung im Markenrecht

Heute möchte ich im Speziellen die Abmahnung im Markenrecht etwas näher beleuchten und Handlungsempfehlungen geben, falls auch Sie eine solche Abmahnung erhalten haben.

3. Ist der Adressat überhaupt zur Abmahnung berechtigt?

Zuerst muss geprüft werden, ob derjenige, der durch einen Rechtsanwalt eine Abmahnung ausgesprochen hat, überhaupt berechtigt ist abzumahnen. Voraussetzung hierfür ist, dass er überhaupt Inhaber der Marke ist.

Dieses muss der Abmahner im Streitfall erstmal nachweisen können, zum Beispiel durch die Vorlage einer Markenurkunde oder eines entsprechenden Auszuges vom Deutschen Patent und Markenamt in München (DPMA).

Auch wenn der Abmahner Inhaber der Marke ist, bedeutet das nicht automatisch, dass er zur Abmahnung berechtigt ist. Hier wäre zum Beispiel im Einzelfall zu prüfen, ob vielleicht der Markenschutz wegen Nichtbenutzung bereits erloschen ist. So kann gem. § 49 MarkenG eine Marke verfallen, wenn die Marke nicht innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren benutzt wurde, der mit dem Tag nach der Eintragung beginnt.

Es gibt aber auch noch andere Gründe, weshalb ein Markeninhaber im Einzelfall nicht zur Abmahnung berechtigt sein kann. Alles auch nur ansatzweise hier darzustellen, würde den Rahmen sprengen. Es kann aber gesagt werden, dass der Punkt der Berechtigung zur Abmahnung in jedem Fall einzelfallbezogen geprüft werden muss.

4. Liegt ein Markenverstoß vor?

Weiterhin müsste auch ein Markenverstoß vorliegen. Ob ein Verstoß vorliegt, ist ebenfalls im Einzelfall zu prüfen. Für einen Verstoß müssten grundsätzlich 3 Voraussetzungen vorliegen:

a. Handeln im geschäftlichen Verkehr

Der Adressat/Empfänger der Abmahnung müsste die markenrechtlich geschützte Bezeichnung/Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet haben. Sollte der Adressat/Empfänger der Abmahnung also rein privat gehandelt haben, scheidet eine Markenrechtsverletzung von Anfang an aus.

b. Branchennähe / geschützte Klassen / Bekanntheit der Marke

Es muss eine Branchennähe zwischen dem Abmahner und dem Abgemahnten bestehen. Es ist aber entgegen einem weitläufig verbreiteten Irrtum nicht erforderlich, dass es sich auch um die identischen Nizzaklassen handelt.

Es scheidet eine Markenrechtsverletzung also nicht bereits deshalb aus, weil es sich um unterschiedliche Nizza-Klassen handelt. Zur Beurteilung, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt - genauer gesagt, um das Konfliktpotenzial zu bestimmen bzw. zu bestimmen, ob eine Verwechslungsfähigkeit gegeben ist - muss insbesondere die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden.

Hierzu ein Beispiel:

Die Dienstleistung eines Programmierers (Software) ist einer ganz anderen Nizza-Klasse ( nämlich Nizzaklasse 42) zugeordnet, als die Ware Software (diese hat die Nizzaklasse 9). Hier besteht zwischen den beiden Bereichen trotz völlig unterschiedlicher Nizzaklassen eine Wechselwirkung (beide Bereiche haben mit Software zu tun), so dass trotz unterschiedlicher Nizzaklassen im EInzelfall ein markenrechtlicher Konflikt möglich wäre.

Schließlich ist bei der Frage des Konfliktpotenzials noch die Bekanntheit der Marke zu berücksichtigen. Je bekannter die Marke ist, desto höher ist das Konfliktpotenzial und auch die Möglichkeit, sich auf Markenschutz zu berufen, auch wenn keine Eintragung der Klasse besteht.

5. Liegt ein Fall von Rechtsmissbrauch vor?

Eine Abmahnung kann aus verschiedenen Gründen rechtsmissbräuchlich sein. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn die Marke ausschließlich zu dem Zweck eingetragen wird, andere gutgläubige Teilnehmer am Markt mit Massenabmahnungen zu überziehen.

Es ist aber auch zum Beispiel der Fall denkbar, dass jemand unter einer Marke geschäftlich tätig ist, diese Marke aber nicht angemeldet hat. Die Anmeldung der Marke durch einen Dritten, nur um denjenigen, der die Marke nicht als erstes eingetragen hat, unter Druck zu setzen oder zur Unterlassung aufzufordern, wäre ebenfalls rechtsmissbräuchlich.

Nur am Rande erwähnt sei, derjenige, der die Marke nicht zuerst eingetragen hat, kann sich im eben genannten Beispiel gegebenenfalls auch auf Markenrechtsschutz gem. § 4 Nr. 2 MarkenG berufen. Allerdings muss er die Marke bereits vorher verwendet und eine gewisse Branchenbekanntheit (z.B. durch Werbung etc.) erlangt haben. Es kann also nach dem Markengesetz auch ohne eine Eintragung bereits ein Schutz der Marke entstehen.

6. Wie verhalte ich mich bei einer Abmahnung ?

Oberstes Gebot ist, zunächst Ruhe bewahren, falls Sie eine Abmahnung erhalten haben sollten. Man wird von Ihnen voraussichtlich in diesem Fall die Abgabe einer Unterlassungserklärung sowie die Zahlung eines Geldbetrages und gegebenenfalls eine Auskunft verlangen.

In den meisten Fällen wird der Abmahnung auch eine vorgefertigte Unterlassungserklärung beigefügt sein. Diese sollten sie bitte keinesfalls ungeprüft unterschreiben. Einmal unterschrieben können Sie die Unterlassungserklärung nämlich grundsätzlich nicht ungeschehen machen.

7. Beachten Sie die gesetzte Frist

Wichtig ist auch, die von der Gegenseite gesetzte Frist nicht erfolglos verstreichen lassen.

Sollten Sie die Frist nämlich ignorieren und eine Prüfung ergeben, dass tatsächlich ein Markenverstoß vorliegt, dann könnten die Abmahner eine einstweilige Verfügung gegen Sie erwirken. Dies treibt die Kosten schnell in die Höhe.

Bitte bedenken Sie, der Regelstreitwert beträgt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in Markensachen grundsätzlich 50.000.- €. Aus diesem Streitwert berechnen sich die Anwalts und Gerichtskosten. Es sollte also unbedingt versucht werden, die Angelegenheit außergerichtlich zu erledigen und nicht durch ein Gerichtsverfahren die Kost zum explodieren zu bringen.

Es sollte nach den oben kurz angesprochenen Kriterien geprüft werden, ob hier überhaupt berechtigt abgemahnt wird. Sollte dieses der Fall sein, sollte eine modifizierte Unterlassungserklärung innerhalb der gesetzten Frist abgegeben werden. Auch besteht mit Hilfe einer geschickten anwaltlichen Argumentation im Einzelfall oft noch Spielraum, was die geltend gemachten Zahlungsansprüche angeht.

8. Was gilt bei unberechtigten Abmahnungen?

Sollte eine Prüfung ergeben, dass keine Markenrechte verletzt worden sind, bräuchte praktisch überhaupt nicht reagiert werden. Dieses müsste aber erst einmal im Einzelfall geprüft werden.

Mir lagen auch des Öfteren schon Abmahnungen vor, deren Prüfung ergeben hat, die Abmahnung war nicht nur unberechtigt, sondern der Mandant (also der Abgemahnte) konnte den Abmahner selber in Anspruch nehmen. Dann wäre sogar an einen Gegenangriff im Wege einer Gegenabmahnung zu denken.

9. Hier noch einmal kurz zusammengefasst meine Handlungsempfehlungen

1. Vorschnellen Kontakt zur Gegenseite vermeiden!

2. Nicht die vorgefertigte Unterlassungserklärung ausfüllen oder gar zurücksenden!

3. Keinesfalls die gesetzten Fristen ignorieren!

4. Suchen Sie noch vor Fristablauf einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens auf!

Wenn auch Sie eine Abmahnung aus dem Bereich des Markenrecht (aber auch des Wettbewerbsrechts oder Urheberrechts/Filesharing) erhalten haben sollte, stehe ich Ihnen gerne mit meiner langwierigen Erfahrung in diesem Bereich zur Verfügung.

Sollten auch Sie eine Abmahnung in Ihrem Briefkasten vorgefunden haben, können Sie mich gerne kontaktieren (zunächst völlig unverbindlich und kostenlos) und mir vorab das Abmahnschreiben per E-Mail oder Fax zusenden.

Anschließend bespreche ich gerne mit Ihnen in Ruhe Ihren persönlichen Fall. Dann können wir auch über die Kosten für meine Beauftragung besprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen für Sie keine Kosten an. Sie können natürlich frei entscheiden, ob ich Sie im Anschluss an mein Angebot vertreten darf. Mein oberstes Ziel ist es, das für Sie beste wirtschaftliche Ergebnis zu erzielen, also dass Sie auch im Falle einer berechtigten Abmahnung so wenig an die Abmahner bezahlen müssen wie möglich.

Mit freundlichen Grüßen von der Nordseeküste

Dr. Danjel-Philippe Newerla

Rechtsanwalt

- Fachanwalt für IT-Recht -
- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

Langener Landstr. 266
27578 Bremerhaven
E-Mail: info@drnewerla.de
Web: www.drnewerla.de
Tel.0471/ 4839988 - 0
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Rechtsanwalt Dr.
Danjel-Philippe Newerla
Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Bremerhaven
Guten Tag Herr Newerla,
ich habe Ihren Artikel "Abmahnung wegen eingetragener Marke erhalten?" gelesen und würde darüber gerne mit Ihnen sprechen.
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