Unterlassungsanspruch der prioritätsjüngeren Marke gegen prioritätsältere Domain

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Blick auf die Rechtsprechung zum Domainrecht

Unterlassungsanspruch der prioritätsjüngeren Marke gegen prioritätsältere Domain

Bei einer nachträglichen Registrierung einer Marke (sog. prioritätsjüngere Marke), stellt sich die Frage, ob die zuvor registrierte gleichnamige Domain (sog. prioritätsältere Domain) aufgegeben werden muss. Sprich, ob der Markeninhaber einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der gleichnamigen Domain besitzt.

Bei der aufgeworfene Kernfrage und den in diesem Zusammenhang zu klärenden Aspekten, hat die Rechtsprechung nicht immer einheitlich entschieden:

Regine Filler
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Mit der schuhmarkt.de-Entscheidung vom 24.07.2003 hat das Hanseatisches OLG (Az. 3 U 154/01) zunächst festgestellt, dass selbst bei der Registrierung mehrere tausend nicht in Betrieb genommener Domains, mangels Betrieb der Website unter der Domain keine Verwechslungsgefahr vorliegt, so dass auf das Markenrecht gestützte Ansprüche scheitern. Auch das auf Vorrat Halten von Domains ist nach Ansicht des OLG Hamburg zumindest bei Gattungsbegriffen nicht wettbewerbswidrig, da das Prioritätsprinzip gelte und eine Behinderungsabsicht nicht feststellbar wäre.

Zu dem gleichen Ergebnis, mit einer ähnlichen Begründung, kam das Landgericht Braunschweig in der irrlicht.de-Entscheidung vom 29.9.2006 (Az. 9 O 503/06). Nach Ansicht des Gericht scheitern Marken- und kennzeichenrechtliche Ansprüche daran, dass kein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt; namensrechtliche Ansprüche daran, dass keine Namensleugnung oder Namensanmaßung gegeben ist und es auch zu keiner Zuordnungsverwirrung komme, das Wort Irrlicht einen allgemeinen Bedeutungsinhalt hat und beschreibend ist.

Diese Rechtsauffassung stützt das Landgericht Düsseldorf mit dem bigben.de-Urteil vom 07.02.2003 (Az. 38 O 144/02). Das Landgericht hat einen Unterlassungsanspruch verneint, da keine Verwechslungsfähigkeit wegen der Priorität der Domainregistrierung bestehe. Auch bei der Nichtbenutzung einer Domain liegt kein markenrechtlich zu beurteilendes Fehlverhalten vor, solange nicht unter der Domain Produkte angeboten werden, die einen markenrechtlichen Kollisionsfall begründen. Nach Ansicht des Landgericht Düsseldorf führt jedoch die Nichtbenutzung der Domain dazu, dass kein kennzeichenrechtlicher Schutz gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG entsteht, so dass eine spätere Markenregistrierung dazu führen kann, dass die Marke prioritätsälter wird und dann ein Unterlassungsanspruch gegen den Domaininhaber besteht.

Der BGH stellte diesbezüglich mit Urteil vom 09.09.2004 (mho.de-Entscheidung, Az. I ZR 65/02) fest, dass zumindest eine Verletzung des Namensrechts dann nicht vorliegt, wenn die Registrierung der Domain einer Benutzungsaufnahme als Unternehmenskennzeichen in einer anderen Branche unmittelbar vorausgeht.

Wesentlich weitreichender zu Gunsten der prioritätsjüngeren Marke, nahm das Landgericht Stuttgart mit dem snowscoot.de-Urteil vom 15.7.2003 (Az. 41 O 45/01) an, dass Titelschutzrechte scheitern, wenn die Domain nur der Weiterleitung diene, jedoch markenrechtliche Ansprüche dem Grunde nach gegeben sein. Auch das OLG Hamm stellte im juraxx.de-Urteil vom 18.01.2005 (4 U 166/04) fest, dass die dem Markeninhaber nach dem Namensrecht das bessere Recht zukomme. Selbst die zeitlich frühere Verwendung der Bezeichnung als Domain schaffe kein Recht, sondern nur eine zufällig erlangte Position. Demgegenüber hatte die Erstinstanz die Unterlassungsklage mit der Begründung abgewiesen, dass durch die nachträgliche Wahl der umstrittenen Bezeichnung eine mögliche Zuordnungsverwirrung selbst herbeigeführt worden ist.

Soweit zur verwirrenden Rechtsprechung.

Durchbrechung des Grundsatzes first come, first serve bei nachträglicher registrierter Marke und nicht benutzter Domain?

Um die Kernfrage zu beantworten, ob die nachträglich registrierte Marke gegenüber der nicht benutzten Domain die besseren Rechte besitzt, müssen wir bis zu den Anfängen des Domainrechts zurückblicken. Bereits im Jahr 1998 hat das Landgericht Frankfurt im warez.de-Urteil vom 26.08.1998 (Az. 26 O 438/98) entschieden, dass durch die Nutzung der Domain warez.de eine markenrechtlich geschützte Geschäftsbezeichnung mit der Folge entstanden ist, dass gemäß § 5 MarkenG iVm. § 6 Abs. 1 MarkenG eine später registrierte gleichnamige Markenbezeichnung, aufgrund der Gleichwertigkeit aller Kennzeichenrechte gemäß § 12 MarkenG, hinter die geschützte Geschäftsbezeichnung zurücktritt.

Die Gerichte orientieren sich bei der Frage, ob hinsichtlich der Domain ein Kennzeichenschutz entsteht, jedoch sehr stark an der Frage der Nutzung der Domain. Entsprechende Entscheidungen hat das Oberlandesgericht Hamm im publi-com.de-Urteil vom 04.02.2003 (Az. 4 W 97/02) und das Landgericht Düsseldorf im literaturen.de-Urteil vom 06.07.2001 (Az. 38 0 18/01) gefällt.

Auch das Landgericht München hat bei der Entscheidung fnet.de-Entscheidung vom 04.03.1999 (Az. 17 HK0 18453/98) deutlich gemacht, dass durch die Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr, also die Benutzung der Domain, ein Kennzeichen entsteht, welcher Schutz gegenüber einer später registrierten Marke bietet.

Behinderung und sittenwidrige Blockade des Wettbewerbs durch Registrierung einer Domain

Eine weitere Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt ist, ob eine gezielte Behinderung bzw. eine sittenwidrige Blockade des Wettbewerbes durch die Registrierung einer Domain gegeben sein kann.

Nach dem Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken bedarf es hierzu besonderer Umstände die hinzutreten müssen. Diese liegen objektiv bei einer schädigende Handlung durch Registrierung des Domain-Namens und subjektiv bei einer schikanöse, vorsätzlich sittenwidrigen Schädigungsabsicht vor. Beispielsweise sind diese Voraussetzungen, nach dem Landgericht Leipzig (kettenzüge.de-Urteil vom 24.11.2005, Az. : 05 O 2142/05) erfüllt, wenn durch die systematische Blockade eines Namens durch Registrierung der entsprechenden Domains dem Mitbewerber die Nutzung eines beschreibenden Begriffs zur gleichen Thematik für seine eigene Webseite abgeschnitten wird.

Das weltonline.de-Urteil des BGH vom 02.12.2004 (Az. I ZR 207/01) kommt zu dem Ergebnis, dass in der Registrierung eines Gattungsbegriffs als Domainname grundsätzlich keine sittenwidrige Schädigung liegt, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Domainname im geschäftlichen Verkehr in einer das Kennzeichen verletzenden Weise verwendet werden soll.

Resümee: In der Regel gilt der Grundsatz first come, first serve

Insgesamt ist somit festzustellen, dass sich die Rechtsprechung uneinheitlich entwickelt hat, wobei jedoch erkennbar ist, dass die Eintragung einer prioritätsjüngeren Marke für sich allein noch keinen Unterlassungsanspruch gegen eine prioritätsältere Domain begründet. Es gilt somit in der Regel der Grundsatz first come, first serve.

Zu beachten ist jedoch, dass unter Umständen vom Grundsatz first come, first serve zu ungunsten des Domaininhabers abgewichen werden kann. Dies zum Beispiel, wenn unter der Domain gleichartige Produkte oder Dienstleistungen wie unter der geschützten Marke angeboten werden. Oder auch, wenn die Domain lediglich registriert oder zur Weiterleitung auf eine andere Domain verwendet und nicht selbst benutzt wurde. Im letzteren Fall ist durch die bloße Registrierung kein kennzeichnungsrechtlicher Schutz entstanden, da es zur Entstehung einer Benutzung (als geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG bzw. als Werktitel nach § 5 Abs. 3 MarkenG) bedarf. Davon ausgenommen sollen, nach den oben zitierten Entscheidungen, diejenigen Domains sein, welche Namen mit allgemeinem Bedeutungsgehalt (vgl. irrlicht.de-Urteil) oder Gattungsbegriffe (vgl. schuhmarkt.de-Entscheidung) verwenden. Da die Nichtbenutzung dieser Domains nach dem weltonline.de-Urteil des BGH grundsätzlich auch kein markenrechtliches Fehlverhalten oder einen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb darstellt, können nach der genannten Rechtsprechung in diesen Fällen prioritätsältere Domains von prioritätsjüngeren Marken auch dann nicht verdrängt werden, wenn die Domains unbenutzt sind.

Zur Vorsicht sollte der Domaininhaber, um die Gefahr einzuschränken, dass eine spätere gleichnamige Markenregistrierung dazu führt, dass die Marke prioritätsälter wird und die Domain aufgegeben werden muss, die Domain benutzen, um einen kennzeichnungsrechtlichen Schutz des Domainnamens nach § 5 MarkenG iVm. § 6 Abs. 1 MarkenG zu erlangen, so dass eine später registrierte gleichnamige Markenbezeichnung, aufgrund der Gleichwertigkeit aller Kennzeichenrechte gemäß § 12 MarkenG, hinter die geschützte Domain zurücktritt.

Rechtsrat im Domainrecht: justlaw Rechtsanwälte, Weender Landstraße 1, 37073 Göttingen, Tel. 0551 7977666, Fax 0551 7977667, info@justlaw.de. Lesen Sie die weitergehenden Informationen auf unserer Homepage http://www.justlaw.de.

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